Las principales novedades de la nueva Ley de Marcas.

150 150 Patxo Orbegozo

La reforma de la Ley de Marcas obedece, naturalmente, a la necesidad de adaptar el texto legal a la actualización propuesta por la nueva Directiva europea de 2015.

¿Proposición o imposición de la UE?

En el BOE del día 27 de diciembre se ha publicado el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Este Real Decreto-ley, en su Título I, viene a reformar la vigente Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de Diciembre. En este post, abordaremos las principales novedades de esta nueva ley.

1. LEGITIMACIÓN
En materia de legitimación para obtener el registro de una marca, se otorga legitimación a cualquier persona física o jurídica, lo que elimina la necesidad de que el solicitante haya de tener una determinada nacionalidad o residencia o que haya de gozar de los beneficios otorgados por convenios internacionales al efecto. Cabe enfatizar que esta norma no viene impuesta por la nueva directiva, pero la práctica ha aconsejado su adopción.

2. CONCEPTO DE MARCA
En cuanto al concepto de marca, únicamente se exige que el signo sea susceptible de representación en el registro, ya no es necesario que sea exclusivamente gráfico, siendo necesario que sea posible no solo por la autoridades, sino también por el público en general, la identificación del objeto que se pretende proteger con el acceso al registro, por lo que con esta nueva redacción se podría abrir la vía de otras marcas como las olfativas o sonoras, entre otras (archivos de sonido o video, etc.).

Con el olor puedes distinguir una flor, pero con el olor también puedes llegar a distinguir una pelota de tenis.

3. PROHIBICIONES RELATIVAS
De “Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados” a “Marcas y nombres comerciales renombrados”: se elimina la concepción de marca notoria, dejando únicamente la marca renombrada. Para refrescar la memoria, una marca notoria sería aquella conocida dentro de su sector, por ejemplo, Civitas como editorial. La marca renombrada sería aquella cuyo reconocimiento se extiende fuera de su sector de actividad, por ejemplo, Coca-Cola.

Marca Notoria VS Marca Renombrada.

4. MATERIA REGISTRAL
Merece destacar cómo con la nueva regulación se regula la facultad del solicitante de registro de exigir al oponente que acredite el uso de los registros base de su oposición, si ese uso ya era legalmente exigible con arreglo a las disposiciones de la ley o, en su defecto, que acredite la existencia de causas justificativas de la falta de uso. De esta forma, la falta de acreditación del uso o su acreditación solo para parte de los productos o servicios en que se base la oposición, producirá la desestimación total o parcial de dicha oposición. Se trata de una modificación sustancial muy importante.

5. COMPETENCIA
En este punto se produce una muy importante modificación, ya que la competencia para conocer de las acciones en materia de nulidad y caducidad, sin perjuicio de su posible planteamiento vía demanda reconvencional, corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ahora bien, esta previsión legalmente establecida no entra de inmediato en vigor, sino que lo hará el 14 de enero de 2023, aunque hasta esa fecha en la jurisdicción civil será de aplicación la normativa recogida en el Título VI de la ley.

6. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS
Se contemplan en la nueva regulación modificaciones sustanciales en relación al contenido y alcance del derecho de marca, constituyendo una modificación de interés la previsión legal según la cual, como ocurre en el derecho de patentes, no cabrá invocar un derecho de marca para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.

Resulta también de interés el reconocimiento del derecho del titular de la marca a prohibir el uso de la misma como nombre comercial o denominación social o como parte de nombre comercial o de una denominación social, lo que abre la posibilidad de ejercitar acciones, que ciertamente antes existía, si bien fundamentada en otras previsiones legales.

En cuanto a las limitaciones del derecho de marca, resulta de interés la modificación referida a la imposibilidad para el titular de la marca de impedir, sólo con respecto a las personas físicas, el uso de su nombre y dirección si bien exigiendo que dicho uso se haga conforme las prácticas leales en materia industrial y comercial.

En cuanto al uso de la marca registrada, se modifica el día a partir del cual comenzaría a contar el plazo, una vez registrada la marca, en el que la misma debe ser puesta en uso de forma efectiva y real, lo que ahora acontecerá a los cinco años contados desde la fecha en que el registro de la marca sea firme, fecha que se anotará registralmente.

CONCLUSIONES
Este proyecto de ley que se ha tramitado en el Parlamento responde de nuevo a la necesidad de adaptación a las tendencias jurisprudenciales e internacionales, particularmente a la progresiva expansión de la protección de la marca, pero, de igual modo, sirve para eliminar y modificar algunos contenidos que durante estos años no han resultado operativos.

Esta modificación de la Ley entrará en vigor el próximo día 14 de enero de 2019 en prácticamente todo su articulado, con una excepción, que como ya se ha comentado, cuya entrada en vigor se demora hasta el 14 de enero de 2023.