El dominio de la redes

150 150 Borja Mollá

De meros identificadores para la búsqueda en Internet, los dominios web han pasado a ser auténticos indicadores comerciales para productos y servicios. La guerra con las marcas y denominaciones ya inscritas está servida.

“Si no estás en Internet no existes” reza un aforismo moderno que ha constituido el mantra comercial de las últimas dos décadas. Ello, unido a la facilidad de registro de dominios de Internet, tanto en plazo como en requisitos, ha contribuido a que cualquier empresa tenga su dominio en la red.

Conforme las actividades comerciales han ido aumentando en Internet, la concepción técnica inicial del dominio como instrumento para la localización de la empresa en la red se ha visto superada, hasta tal punto que actualmente constituyen un elemento más de comunicación normalizada utilizada por las empresas para identificarse e identificar sus productos y actividades.

¿Qué es un dominio?

Para saber de qué estamos hablando y entender su importancia, es conveniente que nos detengamos en conocer la función de tener un dominio en internet (vayan por delante mis disculpas por la petulancia que pueda mostrar al exponer conocimientos informáticos que me han transmitido los expertos en la materia con los que solemos colaborar).

Internet es una gran red de ordenadores interconectados a través de un protocolo de comunicación común TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol). Como era un sistema de numérico (la famosa IP), para facilitar la navegación al usuario se decidió asignar a cada dirección IP un nombre más sencillo mediante el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), de tal manera que en adelante toda dirección IP tendría su correspondiente nombre de dominio fácilmente identificable (no es lo mismo buscar 52.209.245.187 que www.larraurimarti.com de cara a consultar los servicios profesionales que ofrece nuestro despacho).

De seguir con el sistema de números habría que contratar a estas señoras para hacer búsquedas en la red.

En definitiva los nombres de dominio tenían la finalidad de proporcionar direcciones a los ordenadores que fueran fáciles de recordar e identificar, sin necesidad de recurrir a la dirección numérica IP subyacente.

Potencial comercial a bajo coste.

Ahora bien, durante el mismo período en el que el DNS ha demostrado su extraordinario éxito al lograr sus objetivos de diseño (evitar que memoricemos más números de los necesarios) también se ha convertido en víctima de su propia fama por reunir todos los elementos que, ya entonces, auguraban una proyección comercial sin precedentes.

  1. Son fáciles de recordar e identificar: el DNS nació con vocación de que el usuario fuera capaz de comprenderlo y utilizarlo de manera sencilla, y generalmente se identifican con la propia denominación social de la empresa titular.
  2. Dan acceso a un mercado de consumidores que crece cada día: en el año 2015 más de 43 habitantes del planeta de cada 100 utilizaron habitualmente Internet  (cifras que en el año 2016 ascendió hasta el 46% en cifras mundiales, un 77% en España).
  3. Las barreras de acceso (económicas y registrales) para tener un dominio son realmente bajas haciendo que el registro de los nombres de dominio sea rápido y fácil.

No hace falta detenerse mucho más en explicar el motivo de porque en los últimos años los dominios han adquirido una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales sobrepasando la función inicial para lo que fueron concebidos: garantizar la conectividad en forma técnicamente coherente.

La tormenta perfecta.

Teniendo en cuenta que el sistema de registro de dominios se basa en el principio “first come first served” (castizamente “el primero que llega se la queda”) y de que no se hace un examen previo de legalidad antes de su concesión (basta con pagar una tasa irrisoria) durante mucho tiempo la pesadilla de las empresas titulares de marcas notorias y renombradas ha sido que al tratar de registrar el nombre de dominio coincidente con su marca, se encontraba con que un tercero lo tenía registrado sin poder hacer otra cosa más que pagar para obtener la transferencia de dicho registro o buscar otros nombres de dominio alternativos.

Ilustremoslo con un ejemplo:

La empresa cafetera “El panameño” lleva más de 20 años dedicada a la importación, fabricación y distribución de productos relacionados con el café para bares, restaurantes y supermercados. Como es lógico registró su marca junto con la silueta en blanco y negro del perfil de un hombre con un sombrero y una pipa del que salía el humo que dibujaba las letras “panameño”. Hace un par de años y tras una estancia de Erasmus en Panamá, un joven universitario decide crear una página web para contar sus experiencias en el país comprando el dominio www.panameño.com. De esta manera cuando el nuevo e innovador director de marketing de la compañía cafetera quiere abrirse a las redes se encuentra con que el nombre de la marca que ostenta su compañía (antes incluso de que naciera el niñato viajero) ya está cogido, obligándole a meter horas extra devanándose los sesos para buscar otro nombre de dominio alternativo para que sus clientes le localicen en la red.

Sin embargo el fundador de la compañía cafetera no le hace ni pizca de gracia que su nombre en internet se asocie a algunos de los sórdidos “posts” que publica el adolescente y ordena a sus abogados que emprendan las acciones legales que hagan falta para defender su marca.

¿Qué prevalece?

Como abogado, lo primero que le aconsejaría es que se tomara no un café sino una tila y comenzaría explicándole que ante situaciones como la presente (en la que un dominio adquirido con posterioridad a una marca registrada anteriormente guarda similitud con está impidiendo el acceso del titular marcario a la red con el nombre más distintivo para los internautas) es el titular de la marca quién realmente tiene la prioridad, y los derechos frente a terceros, ya que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de uso exclusivo del signo en el área aplicativa protegida (por ello es tan importante la protección de la marca con una adecuada cobertura registral de los productos y servicios que reivindique). Sólo de este modo, el titular puede impedir que terceros competidores hagan uso indebido de ella y prohibir a terceros, que sin su consentimiento usen la marca en el tráfico económico. En este sentido el artículo 34, apartado 3, letra e) de la Ley de Marcas 17/2001 de 17 de diciembre contempla expresamente entre los derechos del titular de una marca registrada, la posibilidad de prohibir “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”.

El sistema de adquisición de dominios ha sido un autentico pistoletazo de salida para la carrera de obstáculos al registro.

Pero antes de que le ciegue la sed de sangre a mi cliente y pida poco menos que la crucifixión del joven universitario es mi obligación poner en su conocimiento que cuando se trata de coincidencias causales entre marca y nombre de dominio (como parece ser el caso) la jurisprudencia viene señalando que es discutible que deba prevalecer la marca ya que «el campo de Internet es mas amplio que el puramente comercial, de modo que intereses de este tipo no deberían ser superiores a otros sociales, culturales y personales» [Juzgado de Primera Instancia de Bilbao nº 156/2002 de 24 de junio].

Caso distinto es, precisamente el que tuvo por objeto la citada sentencia, en la que un usuario había registrado el dominio www.metrobilbao.com con la maliciosa intención de que la empresa gestora del suburbano bilbaino (Metro Bilbao S.A.) pagara una suma de 100.000 pesetas por venderle el dominio.

Esta ultima ha sido una practica bastante habitual en la que una persona se aprovecha de la facilidad del sistema de inscripción de dominios para adueñarse de uno que contenga los caracteres de una marca que es propiedad de una empresa para que cuando ésta vaya a registrar su dominio se dé cuenta de que el dominio está ya registrado a nombre de otra persona y se vea obligado a comprar ese dominio a ese “infiltrado”, pagando mucho más dinero del que le cobraría un agente registrador acreditado.

Este fenómeno conocido como «ciberocupación» no tiene nada que ver (al menos en apariencia) con el caso del adolescente que fortuitamente registra un dominio que coincide con el de la empresa cafetera pero que no concurre un uso ilegitimo motivado por la mala fe. Hay auténticos profesionales que  se aprovechan del hecho de que el sistema de registro de nombres de dominio funcione por riguroso orden de solicitud y registran nombres de marcas, personalidades y empresas con las que no tienen relación alguna.

Dado que el registro de los nombres es relativamente sencillo, los «ciberocupas» pueden registrar cientos de esos nombres para posteriormente subastarlos o venderlos directamente a la compañía o a la persona interesada a un precio muy por encima del costo de registro o, incluso,  conservar el registro y aprovechar la popularidad de la persona o de la empresa con la que se asocia ese nombre de dominio para atraer clientes a sus propios sitios Web.

Sistema de resolución de conflictos.

Para atajar la avalancha de controversias que se produjeron (y que se siguen produciendo en la actualidad) en el año 1999 el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), actualmente gestor de los nombres de dominio, adoptó una normativa reguladora de resolución de conflictos de nombres de dominio dirigida especialmente a los casos en los que los nombres de dominio han sido registrados de mala fe por parte de terceros que no tienen derechos legítimos sobre la denominación registrada.

La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio aprobada el 24 de agosto de 1999, el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio  (el “Reglamento”) cuya última versión es la de 28 de septiembre de 2013 y el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Política Uniforme de solución de controversias en materia de Nombres de Dominio cuya última versión es del 31 de julio de 2015, constituyen las herramientas legales que regulan un sistema de resolución de controversias para este tipo de casos.

Para poder acudir a este procedimiento son necesarios tres requisitos:

  1. Que el demandante sea titular de una marca idéntica o confusamente similar al nombre de dominio sometido a disputa.
  2. Que el demandado carezca de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de la reclamación.
  3. Que el nombre de dominio se haya registrado y esté siendo usado de mala fe.

En virtud de la Política Uniforme, el demandante tiene la facultad de interponer una demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias (La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el National Arbitration Forum, el Center for Public Resources del Institute for Dispute Resolution o el Asian Dispute Resolution Center) que reunirá con sus propios criterios de selección a un grupo o panel de expertos (expertos en derecho de marcas y  tecnologías de la información y las comunicaciones) para resolver una demanda relativa al registro de nombre de dominio a través de un procedimiento administrativo (no arbitral), económico y rápido (unos 45 días de media) en el que no hay vistas, ni comparecencias ante un tribunal, salvo en casos extraordinarios.

La ventaja principal de este sistema extrajudicial es que las decisiones son ejecutadas por las propias entidades registradoras de nombres de dominio a través de las que se ha adquirido el dominio (que tiene que tratarse de una entidad autorizada por la ICANN).

El principal inconveniente es que no se prevé compensación económica alguna. Es decir, que no se discutirá si ha concurrido un daño que deba ser objeto de indemnización por el uso indebido del dominio ni se compensará al que ha perdido el dominio

No obstante, en ningún caso se cierra la posibilidad de que las partes acudan a los Tribunales en el caso de no obtener una resolución favorable, por que que esa vía siempre estará abierta.

Recalcar que se trata de un sistema de resolución de conflictos limitado a controversias originadas por registros abusivos (con mala fe) de nombres de dominios coincidentes con derechos industriales adquiridos, por lo que el  gerente cafetero tendrá que plantearse un www.cafeselpanameño.es o www.saborpanameño.com, a no ser que el adolescente quiera pagarse otro Erasmus vendiéndole el dominio a la empresa…pero eso ya es otra historia.

 

 

 

Borja Mollá

Graduado en Derecho por la Universidad de Deusto, Especialidad Jurídico - Económica (2013), Máster de Acceso a la Abogacía en la Escuela de Práctica Jurídica “Pedro Ibarreche” y Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia (2016). Dentro de sus especialidades se encuentran el Derecho Civil, Mercantil y Fiscal.

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