La ciudad y los perros que me roban el dominio

150 150 Borja Mollá

Esto es lo que debió pensar el ilustre escritor peruano Mario Vargas Llosa cuando el Instituto Cultural «Mario Vargas Llosa» (sin ninguna vinculación con el autor más allá del consentimiento de este que usaran su nombre) registró sin autorización el dominio www.vargasllosa.org. El exabrupto adquiere mas justificación si tenemos en cuenta que Don Mario tenia el dominio www.vargasllosa.com previamente registrado.

No parece que esté muy contento

Lejos de quedarse en una «travesura de una niña mala», el escritor decidió acudir a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (si no sabéis lo que es ya estáis tardando en consultar este otro post).

La «guerra del fin del dominio» estaba servida.

La pregunta que a partir de ahora debemos tener en cuenta para seguir el caso debidamente es la siguiente:

¿Puede una organización cultural dedicada a la promoción de la literatura, cuya denominación incluye el nombre del escritor Mario Vargas Llosa, ampararse en la anuencia tácita del autor sobre este extremo, para registrar su nombre como dominio en internet y para desarrollar actividades con ánimo de lucro bajo el mismo, teniendo en cuenta, además, que el propio escritor tiene un dominio exactamente igual registrado en el que solo cambia el TLD?

La respuesta es clara: NO.

Esta respuesta negativa encuentra su arquitectura en los tres requisitos regulados en el artículo 4 de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio que el Experto Único del Panel Administrativo del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (en adelante “el Experto”) va analizando de forma escalonada y sucesiva hasta concluir que el nombre de dominio “vargasllosa.org” registrado por el Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa” (en adelante “el Instituto”) debe ser transferido al demandante por las siguientes circunstancias:

  1. La similitud del nombre de dominio “vargasllosa.org” con el nombre propio de escritor y con el dominio “vargasllosa.com” registrado por él, y la confusión que se crea respecto a las obras de dicho autor, identificadas con la marca de hecho que es el nombre “Mario Vargas Llosa”.
  2. La carencia de intereses legítimos del Instituto para registrar un dominio de esas características amparándose en que su denominación tiene la consideración de una marca de hecho, y de que el empleo del nombre “Mario Vargas Llosa” ha sido autorizada por el propio escritor.
  3. La existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

Análisis de los requisitos.

Antes de que esto se convierta en una «fiesta de chivos» vamos a analizar detenidamente cada uno de los requisitos anteriores.

Respecto al primero (la similitud y el riesgo de confusión) en la medida en que debe predicarse respecto a una “marca sobre la que el demandante tenga derechos”, lo primero que hace el Experto es analizar si el nombre civil de Mario Vargas Llosa puede ser considerado una marca como tal.

¿Un nombre personal es una marca?

 

Tras contemplar Decisiones anteriores, concluye que sí tiene el tratamiento de marca de hecho en la medida en que identifica el origen de un producto (la paternidad de una obra literaria) para distinguirlo de los demás en el mercado. Una vez establecida esta premisa se desprende con facilidad que el nombre de dominio “vargasllosa.org” crea confusión y riesgo de asociación no solo con el nombre propio del autor sino con el sitio oficial del escritor “vargasllosa.com”.

Las conclusiones que alcanza el Experto en este primer punto le sirven para desestimar las pretensiones del Instituto respecto a la consideración como marca de hecho de una denominación cuyo valor distintivo reside precisamente en un nombre civil (Mario Vargas Llosa) que sí que es una marca de hecho preexistente que pertenece a su titular.

De esta manera, entroncando con el segundo de los requisitos, el Experto niega la legitimidad de un derecho que pretende arrogarse el Instituto amparándose en un supuesto consentimiento del escritor respecto a la utilización de su nombre. Y esto es así, porque, parafraseando las conclusiones del Experto, una cosa es autorizar que se utilice tu nombre en la denominación de una institución cultural (con la posibilidad de ser revocado en atención a las actividades que efectivamente realicen) y otra muy distinta “apropiarte” del mismo registrándolo como dominio sin ningún tipo de relación contractual o licencia escrita que te autorice a hacerlo.

Precisamente la naturaleza de las actividades que se realizan en el Instituto guarda estrecha relación con el tercero de los requisitos, ya que, a juicio del Experto “existe una yuxtaposición entre las actividades puramente culturales que lleva el Demandado y aquellas lucrativas”, como puede ser la comercialización de espacios de publicidad (a través de banners y links) y de ofrecimiento de servicios editoriales. Este ánimo de lucro también encuentra acomodo en el ofrecimiento a terceros del dominio registrado, posibilidad que el Instituto contempla y manifiesta al propio autor a través de un mail.

También hay espacios de propiedad en internet

Para concluir respecto a la existencia de mala fe, el Experto lo relaciona con el primer requisito (similitud y riesgo de confusión) sobre la base de que esa circunstancia concurría desde el primer momento (riesgo de confusión “de origen”) y de que se buscó de manera intencionada (“uso deliberado”), requisitos, ambos, en los que otras Decisiones se basan para apreciar la mala fe (“basta que se pruebe en forma fehaciente que existe riesgo de confusión de origen para determinar que existe mala fe”).

Una opinión personal del caso.

En el presente caso se dan las condiciones de “tormenta perfecta” para que la controversia se resuelva satisfactoriamente para los intereses del demandante en el seno del Panel Administrativo de la OMPI, porque aunque no sea un caso de “cybersquatting” en su concepción más pura, el Experto va salvando los tres escalones con facilidad,  siendo determinante el puente que establece entre el riesgo de confusión y la mala fe cualificada por el ánimo de lucro del Instituto respecto a la utilización del dominio. Ahora bien ¿Qué hubiese pasado si solo hubiera realizado actividades culturales sin ánimo de lucro? ¿Subsistiría el elemento de la mala fe? O, yendo más allá ¿Y si en lugar de ser un instituto cultural relacionado con la literatura el dominio hubiera sido registrado por una empresa de alquiler de vehículos? ¿Hay confusión?

Los impolutos argumentos del Experto en el caso objeto de análisis hubieran sido difícilmente replicables en las variantes introducidas, en las que el Instituto sigue sin tener derechos legítimos sobre el dominio, pero éste ya no tiene la virtualidad de generar confusión (por tratarse de otro sector de actividad) con el ánimo de atraer lucrativamente a usuarios (supuesto en el que el Instituto sea totalmente benéfico).

El arbitraje da para lo que da

Lo que quiero transmitir en definitiva es la Mediación y el Arbitraje, por su configuración  no puede dar respuesta a los supuestos más complejos en los que la “usurpación” o aprovechamiento indebido de una marca preexistente como nombre de dominio responda a un ejercicio más sutil y disimulado, o de menor intensidad.

En estos supuestos, los titulares de marcas no podrán proteger sus signos, frente a las cada vez más frecuentes usurpaciones a través de Internet, más que acudiendo a la legislación vigente en materia de competencia desleal bajo cuyo paraguas encuentra acomodo la conducta de aprovechamiento indebido de la reputación o renombre ajenos (artículo 12 LCD), o incluso en la cláusula general del artículo 5 del mismo texto legal (actos contrarios a la buena fe) no tan encorsetada como el artículo 4.b) de la Política.

Aun así, este vacío legal deja en clara desventaja al titular de una marca frente a los que han registrado un dominio idéntico que, si bien puede no causar confusión, puede tener la similaridad suficiente como para hacer que un buen número de usuarios entre inconscientemente en su página web. Dicha desigualdad es aún más grave en el mercado actual marcado por un sistema como Internet, en el que el registro de nombres de dominio ha roto dos características básicas del tradicional Derecho de marcas, como son el principio de territorialidad y el principio de especialidad.

Borja Mollá

Graduado en Derecho por la Universidad de Deusto, Especialidad Jurídico - Económica (2013), Máster de Acceso a la Abogacía en la Escuela de Práctica Jurídica “Pedro Ibarreche” y Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia (2016). Dentro de sus especialidades se encuentran el Derecho Civil, Mercantil y Fiscal.

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