El pícaro Picasso

¿PICARO y PICASSO pueden coexistir como marcas de automóviles sin causar riesgo de confusión a los consumidores? Esta es la pregunta que respondemos hoy con apoyo en la clasica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de enero de 2006.

Tengamos la fiesta en paz…

El presente post tiene por objeto el análisis del caso conocido como PICARO-PICASSO, destacado asunto de Derecho de marcas, en el que se plantea, entre otras cuestiones de gran interés, la importancia del elemento conceptual en marcas que consisten en el nombre de un personaje famoso. En este caso, el personaje famoso referido era Pablo Ruiz Picasso, pintor universalmente conocido. La cuestión se planteó en relación a una marca comunitaria ya registrada (la marca PICASSO) y otra solicitada (la marca PICARO) para el mismo sector de automóviles, a cuya concesión se opusieron los titulares de la marca PICASSO, a sazón, herederos del malagueño universal.

El caso se dilucidó, primero, en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 2004), que desestimó las pretensiones de los demandantes. A continuación, los herederos de Picasso recurrieron al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que también desestimó su recurso (Sentencia de 12 de enero de 2006), con los argumentos que seguidamente resumiremos y que, tras ello, serán objeto de breve comentario y reflexión

Intervinientes en el conflicto

• Como demandada: Daimler-Chrysler AG, mercantil dedicada a la fabricación de automóviles que presentó el 11 de septiembre de 1998 ante la OAMI una solicitud de registro de marca comunitaria consistente en el signo denominativo PICARO para distinguir coches vehículos de locomoción (Clasificación Niza 12).
• Como demandante/recurrente: herencia yacente “Indivisión Picasso” (“succession” en derecho francés) entidad con personalidad jurídica compuesta por familiares del pintor malagueño que un año antes (1 de agosto de 1997) había presentado ante la OAMI una solicitud de registro de marca comunitaria consistente en el signo denominativo PICASSO para distinguir coches vehículos de locomoción.

Iter procesal

• 19/08/1999………….Oposición. La parte demandante presenta su oposición a la marca dentro del plazo de tres meses desde la publicación de la marca controvertida en el Boletín de marcas comunitarias, alegando que existe riesgo de confusión entre dicha marca y la registrada a su nombre con anterioridad
• 11/01/2001…………..Desestimación. La División de Oposición desestima la oposición por considerar que no existe riesgo de confusión entre ambas marcas porque el impacto conceptual de la marca anterior (que consiste en el nombre de un pintor famoso) es capaz de neutralizar cualquier similitud fonética y visual existente entre la marca anterior y la solicitada
• 07/05/2001…………Recurso. La parte demandante solicita la anulación de la resolución de la División de Oposición y la desestimación de la solicitud de la marca
• 18/03/2002………..Desestimación. La Sala Tercera de Recurso de la OAMI desestima el recurso haciendo suyos los mismos argumentos de la División
• 13/06/2002………..Recurso. La parte demandante interpone recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
• 22/06/2004……….Sentencia. La Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas desestima el recurso y condena en costas al demandante

Cuestión problemática.

En todo el iter procesal los titulares de la marca PICASSO alegan como motivo fundamental de su oposición la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada (PICARO) y la marca anterior (PICASSO), basándose en lo dispuesto en el artículo 8.1 b) del Reglamento 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria, esto es, basándose en la identidad o similaridad existente, por una parte, entre la marca anterior y la solicitada, y por otra parte, entre los productos que se pretenden comercializar con la marca solicitada y los productos que ya se comerciaban bajo la marca PICASSO respecto de la que existe un peligro de asociación a su juicio.

El Picasso…

Decisión del Tribunal de Primera Instancia de la UE

Sin perjuicio de las cuestiones procesales planteadas tanto por la parte demandante (la supuesta vulneración por parte de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI al haber sobrepasado los límites del litigio entre las partes del procedimiento de oposición) como por la parte demandada (la falta de legitimación activa de la indivisión), entrando en la cuestión principal que nos ocupa, la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (en su párrafo 49) explica que existirá riesgo de confusión en aquellos casos en los que “el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”

Esta definición es sumamente elocuente, ya que pone en relación el riesgo de confusión con la percepción de los consumidores, concluyendo que en este caso de la “impresión de conjunto” de las dos marcas en litigio no puede provocar ese riesgo por lo siguiente:

1. En el plano conceptual, la marca PICASSO está vinculada al ingente conocimiento social del pintor Pablo Picasso, lo que es, a su juicio, un elemento capaz de poder neutralizar cualquier tipo de confusión por parte del consumidor.
2. Así, para el público relevante (los compradores de coches), la marca PICASSO tiene un contenido semántico claro y determinado, y la relevancia del significado a efectos de la apreciación del riesgo de confusión no se ve, por tanto, afectada.

De esta manera, adhiriéndose a la línea seguida por sentencias anteriores, el Tribunal proclama el principio de que en la comparación de las marcas denominativas la vertiente conceptual de los signos enfrentados prevalece sobre las dimensiones fonética y gráfica de los mismos, sobre todo en productos que por su relevancia económica y tecnológica, hacen que el consumidor preste más atención a la hora de adquirirlo en base a ambos parámetros lo cual le impedirá caer en cualquier riesgo de confusión.

y el Picaro…

Opinión personal

¿El hecho de que la marca consista en el nombre de un personaje famoso atribuye, en sí mismo, un fuerte carácter distintivo al signo en relación con los productos que distingue? Esta es una de las cuestiones que introducen los demandantes pretendiendo hacer valer la tesis de que cuanto más notoria o renombrada sea una marca más se incrementa el riesgo de confusión con marcas similares.

Si tenemos en cuenta que una de las funciones de las marcas (si no el más importante) es indicar el origen empresarial de los productos o servicios, en mi opinión, resulta dudoso que pueda hacerse valer el renombre de un pintor en este caso cuando esa denominación se cede para utilizarla en un ámbito completamente ajeno a aquel en el que se granjeó el mérito, precisamente porque, en ese otro entorno, resulta muy dudoso que informe sobre el origen empresarial de los bienes o servicios, al menos de entrada.

Por ello coincido con la tesis del Tribunal de Primera Instancia cuando sostiene que el contenido conceptual de la marca PICASSO no incrementa el riesgo de confusión del signo, pero no estoy muy de acuerdo cuando da la vuelta al argumento de los demandantes y se ampara en ese mismo contenido conceptual para entender neutralizado el riesgo de confusión.

¿Qué pasaría por ejemplo, en el mismo supuesto si estuviéramos ante la marcas HEMINGWAY/HEMINGUAY? Para el hispanohablante la similitud fonética es indudable y puede prestarse a confusión, siendo dudoso que oralmente pueda distinguir una de otra a pesar de la indudable fonética humorística de la segunda marca. ¿Dónde estaría la vertiente conceptual entonces en este caso?

Yo creo que detrás de esta resolución subyacen cuestiones de interés general como la salvaguarda de los nombres de grandes artistas como patrimonio cultural universal.