Know how. Contratos de licencia y cesión.

«Tengo una idea y quiero explotarla comercialmente». Esta necesidad es la que ha ido configurando toda una modalidad contractual, no solo para regular la transferencia de conocimiento, sino también para proteger a quien lo transmite.

Hay que proteger el conocimiento

Aunque en España no exista una regulación específica del contrato de cesión o licencia del know how, la propia mecánica del mercado ha ido definiendo las notas características de este contrato tan relevante en la era digital.

¿Para qué sirven?

Teniendo en cuenta que la causa del contrato de transmisión de know-how (ya sea a través de licencia, ya sea a través de cesión) es la puesta a disposición de información o conocimientos técnicos no patentados que sean desconocidos o inaccesibles de otra manera para un tercero, parece lógico que la obligación principal a cargo del transmitente vaya más allá de la mera comunicación de dichos secretos: tiene que asegurarse de que el receptor tenga todo lo necesario para explotar dicho conocimiento e instruirle en este sentido, si fuera necesario.

Ello es coincidente con la concepción jurisprudencial del know-how (a la postre, objeto del contrato), ya que a la definición de “conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no” el Tribunal Supremo añade “necesario para la reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones de un producto o de un procedimiento” (STS de 30 de mayo de 2002) cualificando así el objeto del contrato como un conocimiento que debe ser útil para su explotación y aplicación, condición que se cumplirá cuando se transmitan los elementos suficientes que permitan al receptor el ejercicio del know-how.

Obligación del transmitente

De esta obligación principal del transmitente (ceder el conocimiento entendido como la entrega al receptor de manuales, formulas, planos, cálculos, tablas, descripciones detalladas de los procesos…) se desprende la consiguiente obligación de asistencia técnica al receptor de dichos conocimientos para que pueda ponerlos en práctica en un proceso de fabricación o de prestación de servicios.

Obviamente el contenido e intensidad de esta obligación variará en función del nivel tecnológico del receptor o, dicho de otra manera, de su capacidad autónoma para implementar esos conocimientos en un proceso productivo y de sacar un rendimiento al resultado del mismo.

Lo más importante es el blindaje

En esta misma línea, en aras a que los conocimientos transmitidos tengan no solo una utilidad y la aplicación práctica, sino que además, los productos fabricados o los servicios prestados empleando dichos conocimientos puedan rentabilizarse adecuadamente en el mercado, las partes podrán pactar adicionalmente que esa transmisión también alcance la información necesaria para que el receptor lleve adecuadamente la distribución comercial (a través de la puesta a disposición de estudios de mercado, producción, precios, canales de distribución, publicidad y promoción, planificación financiera, transporte…).

¿Obligación de medios o de resultado?

Ahora bien, esto no quiere decir que el licenciante/cedente responda por los resultados que han de obtenerse a través de la explotación del know-how (a no ser que se haya pactado expresamente en el contrato), pero si deberá garantizar al receptor de los conocimientos el goce pacifico de los mismos, respondiendo por su saneamiento en los términos de los artículos 1474 y 1485.2 del Código Civil.

En justa reciprocidad con estas obligaciones el licenciatario/cesionario deberá pagar al transmitente la contraprestación acordada (como obligación principal) por la utilización de dicho know-how, que deberá hacerse en el ámbito territorial y temporal pactado y con respeto a las limitaciones del campo técnico de aplicación y demás condiciones que se impongan en el contrato (como puede ser el pacto de no competencia con el transmitente del conocimiento).

Suele haber mucho dinero en juego

Al igual que el transmitente, el licenciatario/cesionario, no responde por los resultados de la utilización de dicho conocimiento, si bien pueden establecerse cláusulas contractuales que obliguen al mismo a mantener satisfecha una la demanda, a alcanzar un volumen de resultados, o incluso a cumplir con un estándar de calidad en los productos o servicios derivados de dicho know-how cuando el transmitente admita o imponga la utilización de su marca o la referencia a su tecnología.

Confidencialidad

En definitiva, la transmisión de conocimientos necesarios para su aplicación y pago del precio son obligaciones reciprocas que surgen con cargo a cada una de las partes respectivamente, pero sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales en las trasmisiones de know-how es el deber de secreto o la obligación de confidencialidad hasta el punto de que alcanza a las dos partes contractuales (aunque no se haya recogido expresamente en el contrato), y que en el caso del receptor subsistirá incluso tras la expiración del contrato. Ahora bien, el transmitente podrá seguir explotando y utilizando el know-how por su cuenta, salvo que la transmisión haya revestido la forma de un contrato de cesión, o de un contrato de licencia en el que se haya previsto una cláusula contractual de exclusiva.

Finalmente indicar que los contratos de licencia/cesión de know-how pueden llegar a alcanzar una cooperación o vinculación más reforzada entre ambas partes, ya sea a través de los acuerdos enlazados (por el que el receptor se obliga a adquirir productos o recibir servicios del propio licenciante/cedente, o de una empresa por él designada), o a través de las cláusulas de retorno de conocimientos (en las que puede pactarse el intercambio de experiencias e información técnica relativa al know-how transmitido, que cualquiera de las partes pueda adquirir o desarrollar con posterioridad a la celebración del contrato).

Extinción

Las causas de extinción en los contratos de licencia/cesión de know-how conceptualmente no revisten de especial complejidad en la medida en que vienen determinadas por los principios generales del Derecho de obligaciones y contratos:

1. Cumplimiento del plazo de duración en los contratos de licencia (en los contratos de cesión como se habrá transmitido la titularidad del know-how, no habrá ningún tipo de expiración contractual por transcurso del plazo).

En la medida en que se trata de una autorización temporal una vez transcurrido el plazo, se extinguirá el contrato automáticamente (artículo 1565 del Código Civil) a no ser que las partes hayan previsto en el contrato la posibilidad de que el mismo se prorrogue salvo manifestación en contrario de cualquiera de ellas.

2. Denuncia del contrato amparada en algún supuesto contractual que autorice esa posibilidad (novación subjetiva u objetiva, insolvencia de alguno de los contratantes, decisión judicial o administrativa desfavorable…) o de cualquier causa que haya sido recogida como causal de denuncia por cualquiera de las partes.
3. Resolución amparada en las causas generales de resolución de los negocios jurídicos (incumplimiento de las obligaciones contractuales, el cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales, retraso en el cumplimiento de las obligaciones que frustre la finalidad del negocio, o la desaparición de la base del negocio.